在采用“三步法”評判發(fā)明專利的創(chuàng)造性時，第一步是確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)：第二步是確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題：第三步是判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。其中，最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護發(fā)明最密切相關(guān)的一個技術(shù)方案，作為“三步法”評述創(chuàng)造性的起點，最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選取直接影響著對創(chuàng)造性評述的邏輯和走向。
【理念闡述】
《專利審查指南》第二部分第四章第3節(jié)中，對最接近的現(xiàn)有技術(shù)給出了以下規(guī)定：
最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護的發(fā)明最密切相關(guān)的一個技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點的基礎(chǔ)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)，例如可以是，與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和／或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。應(yīng)當(dāng)注意的是，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。
在《專利審查指南》中，雖然給出了兩種確定最接近現(xiàn)有技術(shù)方案的情況，一種是技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的情況，另一種則是技術(shù)領(lǐng)域不同的情況，但由于不同技術(shù)領(lǐng)域之間的技術(shù)通常會存在轉(zhuǎn)用障礙，導(dǎo)致技術(shù)人員缺乏跨領(lǐng)域結(jié)合啟示。所以，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，如果選取的最接近現(xiàn)有技術(shù)屬于不同技術(shù)領(lǐng)域的情況，就有可能會出現(xiàn)技術(shù)人員缺乏現(xiàn)有技術(shù)間的結(jié)合啟示，導(dǎo)致后續(xù)創(chuàng)造性的分析存在邏輯障礙。
【案例分析】
（2015）京知行初第6679號
發(fā)明專利：權(quán)利要求5，一種能夠容納放射性材料的封閉外殼，所述放射性材料可以通過輻射分解或化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生至少一種可燃氣體，其特征在于，所述外殼進一步容納根據(jù)前述權(quán)利要求中任一項所述的至少一種材料。
對比文件1公開的是，含有吸氫劑的封閉電池。
對比文件2公開的是，存儲核廢料的封閉容器。
方案一
第一步，選取對比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。
第二步，確定發(fā)明專利與對比文件1之間區(qū)別技術(shù)特征和所要解決的實際技術(shù)問題。發(fā)明專利與對比文件1之間的區(qū)別技術(shù)特征是吸氫劑的應(yīng)用場合不同，即對比文件1中吸氫劑應(yīng)用在封閉電池中，而發(fā)明專利則是用于在容納放射性材料的封閉外殼。所以，該區(qū)別技術(shù)特征實際解決的技術(shù)問題是，如何降低封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度。
第三步，判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。對比文件1所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)上述實際所要解決的技術(shù)問題進行檢索，如果可以獲得對比文件2，那么在對比文件1的基礎(chǔ)上，將吸氫劑應(yīng)用到對比文件2中公開的存儲核廢料的封閉容器中，就可以獲得發(fā)明專利要求保護的技術(shù)方案。
在方案一的“三步法”判斷過程中，由于第一步將含有吸氫劑的封閉電池作為了最接近的現(xiàn)有技術(shù)，這樣在確定發(fā)明專利與對比文件1之間區(qū)別技術(shù)特征實際解決技術(shù)問題時，就會出現(xiàn)跨領(lǐng)域確定技術(shù)問題的情況，此時，電池技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員是否能夠遇見和有動機去解決封閉核廢料的容器內(nèi)氫氣濃度的問題吶？很顯然根據(jù)常理分析，電池領(lǐng)域的技術(shù)人員是沒有遇見可能和動機去解決核領(lǐng)域中所存在的封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度的問題，從而也就并非必然會檢索到同屬核領(lǐng)域的對比文件2以及進行對比文件1與對比文件2的結(jié)合分析。所以，在電池領(lǐng)域的技術(shù)人員根本沒有遇見可能和動機去解決核領(lǐng)域中所存在的封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度問題的情況下，對比文件2與對比文件1不存在結(jié)合啟示，結(jié)果就會推定該發(fā)明專利具備創(chuàng)造性。
方案二
第一步，選取對比文件2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。
第二步，確定發(fā)明專利與對比文件2之間區(qū)別技術(shù)特征和所要解決的實際技術(shù)問題。發(fā)明專利與對比文件2之間的區(qū)別技術(shù)特征在于：容器外殼設(shè)有吸氫劑。該區(qū)別技術(shù)特征實際解決的技術(shù)問題是，如何降低容器內(nèi)聚集的氫氣濃度。
第三步，判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。對比文件2所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)上述實際所要解決的技術(shù)問題如果可以檢索獲得對比文件1，那么在對比文件2的基礎(chǔ)上，將對比文件1中公開的吸氫劑應(yīng)用到存儲核廢料的封閉容器的外殼上，就可以獲得發(fā)明專利要求保護的技術(shù)方案。
在方案二的“三步法”判斷過程中，通過第一步將同樣屬于核廢料存儲領(lǐng)域方案的對比文件2作為了最接近的現(xiàn)有技術(shù)，這樣在確定發(fā)明專利與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間區(qū)別技術(shù)特征所實際解決的技術(shù)問題時，屬于同一技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員就有可能遇見和想到去解決“如何降低封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度”的問題。此時，再以降低氫氣濃度為目的是完全有可能檢索獲得對比文件1所公開借助吸氫劑降低氫氣濃度的這一方案，這樣將應(yīng)用在封閉電池中的吸氫劑轉(zhuǎn)用到核領(lǐng)域的封閉核廢料容器中就更符合邏輯。所以，采用該方案最終就可能推定發(fā)明專利不具備創(chuàng)造性。
由此可見，面對多篇對比文件，當(dāng)選取不同對比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，由此確定的實際所要解決的技術(shù)問題就會不同，而本領(lǐng)域技術(shù)人員能否遇見該實際所要解決的技術(shù)問題以及在現(xiàn)有技術(shù)中是否能夠找到合適的結(jié)合技術(shù)，會對后續(xù)創(chuàng)造性分析判斷的邏輯和走向產(chǎn)生至關(guān)重要的影響。
【結(jié)語】
采用“三步法”評判發(fā)明專利創(chuàng)造性時，應(yīng)優(yōu)先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，這樣就可以以相同技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員為出發(fā)點，圍繞實際所要解決的技術(shù)問題對創(chuàng)造性進行邏輯更順暢，更具說服力的評述。